5 помилок сторін у справах про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку

Насамперед зазначу, що дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку ініціюють тоді, коли є потреба зареєструвати певну торговельну марку, але вона вже зайнята іншою особою. 

При цьому, торговельна марка, яка вас зацікавила, повинна невикористовуватись власником протягом 5 років, і позивачеві слід довести таке невикористання у суді. 

Ми проаналізували рішення Верховного Суду за останні роки і виділили 5 помилок сторін у справах про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку.

Помилка №1: доказування невикористання торговельної марки протягом трирічного строку замість п’ятирічного

У справі № 910/14972/17 Верховний Суд звернув увагу учасників справи на те, що позивач мав довести невикористання відповідачем торговельної марки безперервно протягом 5 років, тоді як на час судового розгляду справи відповідний період часу ще не сплив.

Справа у тім, що 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, відповідно до положень ст. 198 якої реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Разом з тим, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” був встановлений трирічний строк невикористання, тому позивачі помилково застосовували норму українського законодавства і формували доказову базу за цей період, хоча слід було врахувати і застосовувати положення Угоди про асоціацію про п’ятирічний строк невикористання торговельної марки.

На сьогодні положення Закону приведено у відповідність до Угоди про асоціацію.

Помилка № 2: неподання доказів використання торговельної марки (заперечень проти позовних вимог) до суду першої інстанції без поважних причин

Трапляються ситуації, коли відповідач подає докази використання торговельної марки не в суд першої інстанції, а уже в апеляційний суд. Так от, у судовій справі № 760/12081/17 Верховний Суд звернув увагу, що відповідач не навів суду апеляційної інстанції виняткових обставин, що свідчать про неможливість подання ним вказаних доказів до суду першої інстанції. При цьому, як зазначено судом, з матеріалів справи вбачається, що представник відповідача приймала участь в суді першої інстанції під час судового засідання та не була позбавлена можливості подання доказів, що підтверджують заперечення проти позовних вимог.

Отже, пропущення процесуального строку на подання доказів використання торговельної марки призвело до того, що суд не прийняв такі докази і розглянув справу без них. 

Обов’язково подавайте докази в суд першої інстанції в строки передбачені процесуальним законодавством або ухвалою суду. 

Помилка № 3: ототожнення придбання прав на торговельну марку з її використанням

При придбанні торговельної марки деякі покупці помилково вважають, що строк невикористання торговельної марки починає відлік з дати набуття прав новим власником. Це не так.

Підтвердженням цьому є постанова Верховного Суду у справі № 760/9576/16-ц, в якій суд зауважив, що передача прав на знак не свідчить про його використання. Публікація відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та обов’язків до правонаступника.

З цього випливає, що при придбанні прав на торговельну марку покупцю необхідно з’ясувати коли відбулось останнє використання торговельної марки, і врахувати ризики, що дія свідоцтва на таку торговельну марку може бути припинена достроково, якщо торговельна марка не використовувалась попереднім власником протягом 5 років.

Помилка № 4: намагання достроково припинити дію свідоцтва відносно усіх товарів і послуг

На практиці більшість заявників подають заявки на реєстрацію торговельної марки відносно усіх товарів або послуг у межах одного класу, не зважаючи, що товари або послуги в одному класі можуть суттєво відрізнятись. Наприклад, у 45 класі присутні такі послуги: послуги з вигулювання собак, послуги з представництва у суді і послуги з випускання голубів на урочистих подіях. 

Враховуючи це, достроково припиняти дію свідоцтва на торговельну марку відносно усіх зареєстрованих товарів і послуг в межах одного класу немає потреби. При підготовці до подання позову слід проаналізувати, яким товарам і послугам з переліку у свідоцтві майбутній правовласник хоче надати правову охорону і, головне, які товари і послуги не використовуються власником свідоцтва. 

Позивачеві слід формувати доказову базу щодо невикористання торговельної марки власником свідоцтва відносно конкретних товарів і послуг.

У  справі № 761/18983/18 Верховний Суд зазначив, що дострокове припинення застосовується лише відносно тих товарів і послуг, які відповідач не зможе підтвердити використання, а не усіх товарів і послуг, зазначених у свідоцтві. 

Помилка №5 розраховувати на те, що укладання ліцензійного договору буде вважатись використанням торговельної марки

Навіть якщо сторони укладуть ліцензійний договір на використання торговельної марки цього буде недостатньо, щоб підтвердити таке використання.

У постанові від 21.03.2018 (справа №910/11414/17) Верховний Суд зазначив, що саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака.

На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Завчасно подбайте про такі докази, ще до виникнення конфлікту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Задати запитання

Якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію, заповніть форму нижче, і ми зв’яжемось з вами.